대법원 2023. 9. 21. 선고 2023도352 판결 [상표법위반]

특허법인원전

2023.12.12

최재현 변리사

Ⅰ. 사실관계

Ⅱ. 쟁점

1.    결합상표에 있어서 등록상표와 사용상표가 유사한지 여부

2.    피고인의 사용상표가 상표법 제90조 제1항 제1호에서의 ‘상거래 관행에 따른 사용’인지 여부

Ⅲ. 대법원 판단

1.    사용상표 1의 사용이 상표법 위반인지 여부

(1)  등록상표는 ‘BURN’과 ‘FITNESS’부분이 띄어쓰기로 구분되어 있으며, ‘FITNESS’ 부분은 ‘헬스클럽경영업’ 등과의 관계에서 식별력이 없다.

(2)  ‘BURN’부분은 ‘헬스클럽경영업’ 등과의 관계에서 ‘운동을 통해 체지방 등을 태우다’의 의미를 암시한다고 볼 수는 있어도, 지정상품의 효능 등을 직감하게 하는 것으로 단정할 수 없어 식별력이 있으므로, 요부에 해당한다.

(3)  ‘BURN’과 사용상표 1인 는 글자체 및 도안화 정도에 다소 차이가 있으나, 그와 같은 차이가 일반수요자들의 특별한 주의를 끌 정도는 아니므로, 외관이 유사하고, 모두 ‘번’으로 호칭되고 관념이 동일하므로, 등록상표와 사용상표 1은 유사하다.

(4)  사용상표 1은 피고인의 상호인 ‘번피트니스’ 자체를 사용한 것이 아니므로, 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당되지 않는다.

(5)  원심은 등록상표의 요부를 ‘BURN’ 부분으로 볼 수 없어 전체관찰을 통해 상표가 유사하지 않다고 하였으나, 사용상표 1의 사용은 등록상표권의 침해가 인정된다.

2.    사용상표 2의 사용이 상표법 위반인지 여부   

(1)  피고인은 자신의 상호인 ‘번피트니스’를 영문인 ‘BURN FITNESS’로 표기한 것으로서, 자신의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하고 있는 상표이므로, 등록상표권의 효력이 사용상표 2에 미치지 않는다.

(2)  원심과 마찬가지로 상표권의 효력이 제한되므로, 사용상표 2의 사용은 등록상표권의 침해에 해당되지 않는다.

IV. 검토

1.     결합상표의 유사판단에 있어서, 지정상품의 효능 등을 표시한 식별력이 없는 부분은 상표 유사판단시 요부로 보지 않음을 다시 확인하였으며, 상표가 다소 도안화 되어 있다고 하더라도, 일반수요자들의 주의를 끌 정도로 도안화 된 것이 아니면 등록상표와 유사하다고 본 점에 의의가 있다.

2.     부정경쟁목적 없이 자신의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 않는데(상표법 제90조 제1항 제1호), 자신의 상호인 한글을 영문으로 표기한 것은 자신의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표로 본 점에 의의가 있다.